Niespodziewana odmowa

AC Milan to znany włoski klub piłkarski. Większość rzeczy dla tak wielkich marek przychodzi bardzo łatwo, zarówno na boisku, jak i poza nim. Tym większe zdziwienie spotkało dyrektorów wykonawczych piłkarskiego kolosa, gdy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odrzucił ich wniosek o rejestrację znaku towarowego w klasie 16, dla następującego zestawienia towarów: Papier; tektura; okładki na książki; kleje do użytku biurowego lub domowego; artykuły papiernicze; papier kopiujący [papierniczy]; papier do pisania; itp.

Kto i dlaczego zgłosił sprzeciw?

Niemiecka firma InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG była odpowiedzialna za zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez klub z Mediolanu.

Podstawą sprzeciwu był Art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE nr 2017/1001, który stanowi: „Jeżeli ze względu na tożsamość lub podobieństwo wcześniejszego znaku towarowego oraz tożsamość, lub podobieństwo towarów, lub usług objętych znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, lub usług u części odpowiedniego kręgu odbiorców w obszarze, w którym jest chroniony wcześniejszy znak towarowy; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo wywołania skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje między znakami towarowymi, gdy znaki są na tyle podobne, a towary i/lub usługi, dla których są używane, są na tyle powiązane, że konsumenci mogliby błędnie sądzić, że pochodzą z tego samego źródła.

Problem w tym przypadku wynikał, z wcześniej stworzonego przez niemiecką firmę, znaku towarowego „Milan”, który został zarejestrowany dla tego samego lub podobnego zestawienia towarów w klasie 16. Różnica między tymi dwoma znakami towarowymi polegała na tym, że włoski znak towarowy był znakiem graficznym, w przeciwieństwie do niemieckiego znaku słownego.

Porównanie znaków towarowych

vs

Jaka była decyzja EUIPO?

EUIPO postanowiło, że AC Milan nie może zarejestrować swojego znaku towarowego w formie graficznej. Przede wszystkim powodem tej decyzji były:

• Decyzja EUIPO, że chociaż część społeczeństwa będzie kojarzyć włoski znak z klubem piłkarskim, większość społeczeństwa może widzieć go jako odniesienie do włoskiego miasta. EUIPO uznało, że to wystarczający powód do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
• Ponadto istniało wysokie podobieństwo między tymi dwoma znakami towarowymi, zwłaszcza między dominującą częścią włoskiego znaku, jaką jest słowo Milan, pomimo że jeden jest znakiem graficznym, a drugi to znak słowny. Wymowa znaków jest identyczna, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.